Por: Joel Gómez
Twitter: @JoelGomezMX
Email: [email protected]
Hace poco más de 3 meses Administradora de Marcas y Franquicias, S.A. de C.V. (AMF) demandó a Marchex Sales, Inc. (Marchex) ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) para recuperar el nombre de dominio PriceShoes.com.
Marchex es una empresa pública americana considerada uno de los gigantes de la industria de los nombres de dominio. Marchex se hizo famosa por comprar a la empresa Ultimate Search –operación que tuvo un valor de $164 millones de dólares-, quien tenía un portafolio superior a los 100,000 nombres de dominio que generaban un ingreso anual de $19 millones de dólares al momento de la compra (2005).
El negocio principal de Marchex es registrar y/o comprar nombres de dominio formados por una o más “palabras genéricas”, para luego instalar en ellos directorios que generan ingresos por clic hecho en cada enlace publicitario (pay per click). Otra parte importante del negocio sin duda, es la venta de dichos nombres de dominio al mejor postor. AMF administra el portafolio de propiedad intelectual de Price Shoes, una empresa 100% mexicana fundada en 1996, dedicada a la venta por catálogo de calzado, ropa y accesorios. A través de diferentes sucursales, tiendas y distribuidores, cuenta con más de 800 mil socios y 6,000 empleados.
Price Shoes decide buscar la recuperación del nombre de dominio PriceShoes.com no sólo porque es idéntico a sus marcas, sino porque el titular (Marchex) carecía de derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio, además de haberlo registrado y estar usándolo de mala fe. Al navegar por el sitio web hospedado en PriceShoes.com, se encontraba un directorio de enlaces muy diverso. No sólo se encontraban enlaces genéricos relacionados con la industria del calzado, sino también se encontraban enlaces a: competidores directos de Price Shoes en México, Price Shoes® (la página web del demandante), páginas de productos o servicios no relacionados a la industria del calzado, tales como ropa interior femenina, cremas, jabones, fotografía, juegos para celulares y sitios web pornográficos.
Aunado a esto, cuando Price Shoes contacta a Marchex para intentar recuperar el nombre de dominio, ésta se lo ofrece en venta por la módica cantidad de $75,000 dólares. La demandante cuenta con diversas marcas Price Shoes® registradas en México desde 1996, así como en Estados Unidos, Perú y Guatemala.
En su contestación a la demanda, la principal defensa de Marchex se reduce a los siguientes argumentos: (1) PriceShoes.com está compuesto por dos términos totalmente genéricos (palabras de diccionario) y que el uso del mismo en relación a esas palabras genéricas debe prevalecer aún por encima de cualquier marca registrada; (2) el uso de directorios “pay per click” en nombres de dominio “genéricos”, es perfectamente legítimo y ha sido considerado uso de buena fe por panelistas en otros casos y (3) la marca del demandante debe cosiderarse de “poco peso legal” puesto que está compuesta de dos palabras genéricas, tan es así que en Estados Unidos solo pudieron obtener el registro de la marca mixta en el año 2011, mientras que el nombre de dominio en disputa fue registrado desde el año 2003.
El caso fue muy complicado de resolver, particularmente porque Marchex había sido demandada 19 veces anteriormente, y solo en una disputa el Panel decidió en su contra. Teniendo 18 casos previos ganados contra 1 perdido, Price Shoes emprendió una batalla en la que estadísticamente tenía 95% de probabilidades de perder.
Después de una larga e inusual disputa (la OMPI tardó más de 90 días en resolver el caso), el Panel compuesto por 3 miembros, decidió de manera dividida resolver la transferencia del nombre de dominio a la parte demandante (AMF – Price Shoes). Una victoria difícil, pero muy merecida.
Si te interesa conocer más detalles del caso, puedes consultarlos en este enlace: http://bit.ly/PSFuOT.
