Por: Joel Gómez
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No importa cuántos clientes asesore, ni cuántas conferencias imparta, en al menos el 80% de los casos me encuentro con una nula o muy débil protección en materia de marcas. Por alguna extraña razón, tanto emprendedores como empresarios suelen pensar que “lo legal” no es indispensable atenderlo al inicio del negocio, sino cuando ya tienen algo “consolidado”. No podrían estar más equivocados. Justo el sábado estuve impartiendo clases de propiedad intelectual para unos empresarios en Querétaro, y uno de ellos me comentó: “perdimos el negocio de la vida por no patentar a tiempo, Microsoft se nos adelantó… y no quisimos hacerlo por no gastar $25,000 pesos”. Aunque no hablaba de marcas, sino de software (que es sujeto de protección vía patente en Estados Unidos), el ejemplo bien se puede extender a marcas. He conocido a clientes que han tenido que cambiar de marca a su negocio (producto o servicio) porque no la registraron a tiempo.
A continuación te presento unos consejos muy simples para proteger tu marca:
1) REGISTRA TU MARCA.- Una marca registrada es un título en que el Estado concede el derecho exclusivo a la utilización de un signo distintivo para la identificación de un producto o un servicio en el mercado. El artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) señala que: “Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto.”
Por su composición, las marcas pueden ser: nominativas (formadas por palabras), innominadas (formadas por símbolos, imágenes o figuras), mixtas (formadas por palabras y símbolos, imágenes o figuras) y tridimensionales (envoltorios, envases, formas del producto o su representación). Hay 45 clases en donde puedes buscar obtener el registro de tu marca (Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas), de las cuales 34 son para productos y 11 son para servicios. La protección que otorga la Ley de la Propiedad Industrial a las marcas es de 10 años (contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud), renovables por períodos iguales. El tiempo aproximado de duración del trámite ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es de entre 4 y 6 meses.
2) USA LA MARCA TAL COMO FUE REGISTRADA.- Un error común de muchos empresarios es pensar que una vez que obtienes el registro de tu marca mixta, digamos un logotipo, le puedes hacer las variaciones que quieras, pues “al cabo ya tienen la marca registrada”. El artículo 128 de la LPI señala que: “La marca deberá usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.”
3) USA LA MARCA.- A veces algunas personas piensan que registrar una marca sirve como para “proteger una idea”, es decir, para que nadie más la use, pero tampoco tienen la certeza de saber cuándo la van a usar. Esto también es incorrecto, el registro de una marca te obliga a su uso en el comercio. Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad. Es decir, si no usas tu marca en 3 años, la puedes perder a través de un procedimiento de “caducidad” que cualquier interesado puede iniciar.
4) USA EL “M.R.” O ® SOLO HASTA QUE SE TE HAYA CONCEDIDO EL REGISTRO.- El artículo 131 de la LPI señala que: “La ostentación de la leyenda “marca registrada”, las siglas “M.R.” o el símbolo ®, sólo podrá realizarse en el caso de los productos o servicios para los cuales dicha marca se encuentre registrada.” Si tu marca no está registrada, o incluso si está en trámite, no puedes usar la leyenda “marca registrada” o similares.
5) DEFIENDE TU MARCA.- Si detectas que alguien más está usando tu marca para identificar productos o servicios similares a los tuyos en el mercado, no dudes en solicitar asesoría de un experto para iniciar a la brevedad posible las acciones legales correspondientes (procedimiento de declaración administrativa de infracción ante el IMPI). En caso de que la autoridad te conceda la razón en un procedimiento de infracción de marca, la LPI señala que: “La reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la violación de los derechos que confiere esta Ley, en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una violación de alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados en esta Ley”. En otras palabras, puedes aspirar a que te reparen el daño causado, el cual se calculará con al menos el 40% del valor de los productos o servicios que estén infringiendo tu marca.
6) BUSCA EN INTERNET QUE NADIE MÁS ESTÉ USANDO TU MARCA.- Este bien podría ser la primera recomendación. Antes de registrar tu marca en el IMPI, es recomendable hacer búsquedas básicas en internet para asegurarte que nadie más está usando tu marca en relación con los mismos productos o servicios que tú quieres distinguir con ella. Aunque obtengas tu título de marca, es posible que un tercero interesado pueda solicitar la nulidad del mismo si puede comprobar que él estaba haciendo uso de dicha marca con anterioridad.
La LPI establece que el registro de marca será nulo cuando “La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró”.
CONCLUSIÓN
Las marcas registradas, así como las patentes y derechos de autor, suelen ser los activos intangibles más valiosos de muchas empresas. No dejes pasar el tiempo, registra tu marca ya y sigue los consejos que acabo de compartir para que no te lleves sorpresas inesperadas. Invertir hoy en asesoría legal especializada te librará de problemas y cuantiosos gastos en un futuro.
