Por: Joel Gómez
Twitter: @JoelGomezMX
Email: [email protected]

Existen tantos mitos y malentendidos sobre las Marcas Registradas que decidí dedicar esta columna solamente a este tema, a fin de tratar de aclarar los puntos y dudas más importantes sobre este tema.

1. ¿A qué rama del derecho pertenecen las marcas?
Como lo he comentado en una columna previa, el Derecho de Creación Intelectual (llamado también “Propiedad Intelectual”) es el conjunto de normas que protegen las concepciones intelectuales del ser humano. Las concepciones que se refieren a la estética (arte, belleza, literatura, ciencia) caen bajo en el campo del Derecho de Autor, y las que se refieren al comercio o a la industria, están en el ámbito del Derecho de la Propiedad Industrial.
En el ramo de la Propiedad Industrial, se encuentran las marcas, los avisos comerciales (slogans publicitarios), los nombres comerciales, las patentes, los diseños industriales, los modelos de utilidad y los secretos industriales.

2. ¿Qué es una marca registrada?
Una marca registrada es un título en que el Estado concede el derecho exclusivo a la utilización de un signo distintivo para la identificación de un producto o un servicio en el mercado. Es muy importante tomar en cuenta que las marcas registradas te conceden un derecho de uso no de “no uso”. No es correcto registrarlas para “separarlas” por si en un futuro las usas. Una vez que la autoridad (IMPI) te concede el registro de marca debes usarlo en el comercio o en la industria para distinguir productos o servicios.

3. ¿Quién puede ser titular de una marca?
Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el IMPI.

4. ¿Qué tipos de marcas registradas existen?
Por su composición, las marcas pueden ser: nominativas (formadas por palabras), innominadas (formadas por símbolos, imágenes o figuras), mixtas (formadas por palabras y símbolos, imágenes o figuras) y tridimensionales (envoltorios, envases, formas del producto o su representación).

5. ¿Cuáles son las clases en que se dividen los productos y servicios bajo las cuales puedo buscar el registro de mi marca?
Hay 45 clases en donde puedes buscar obtener el registro de tu marca (Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas), de las cuales 34 son para productos y 11 son para servicios. A efecto de no hacer innecesariamente largo este artículo, te invitamos a que visites la página correspondiente del IMPI para que consultes las clases más adecuadas para proteger tus productos o servicios.

6. ¿Ante qué autoridad se registran las marcas?
El órgano que regula esta materia en México es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). En temas relacionados, el órgano que resuelve las disputas sobre nombres de dominio (en donde se enfrentan titulares de marcas registradas vs. titulares de nombres de dominio) es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

7. ¿Cuánto tiempo toma el trámite del registro de marca?
Usualmente entre 6 y 8 meses. Una vez presentada la solicitud es sometida a un examen de forma y un examen de forma por parte del IMPI.

8. ¿Cuánto tiempo dura la protección de mi marca una vez registrada?
La protección que otorga la Ley de la Propiedad Industrial a las marcas es de 10 años (contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud), renovables por períodos iguales.

9. ¿Cuánto cuesta registrar una marca?
Los derechos que hay que pagar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por el estudio de una solicitud nacional para el registro de una marca hasta la conclusión del trámite o, en su caso, la expedición del título son de $2,303.33 más IVA. Por la renovación de un registro de marca nacional, por cada clase, hay que pagar $2,433.41 más IVA. Esto no incluye los honorarios de un abogado, quien te puede ayudar no solo a hacer el trámite sino las búsquedas correspondientes y a orientarte sobre cómo tener mejores posibilidades de éxito en el trámite de registro.

10.- ¿Puedo usar la leyenda “marca registrada” o “M.R.” si mi marca aún no está registrada o se encuentra en proceso de registro?
No. La ostentación de la leyenda “marca registrada”, las siglas “M.R.” o el símbolo ®, sólo podrá realizarse en el caso de los productos o servicios para los cuales dicha marca se encuentre registrada.

11. ¿Puede caducar mi marca aunque esté registrada?
Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.

12. ¿Puede declararse nula mi marca una vez que esté registrada?
Si. El registro de una marca será nulo cuando:

1. Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.
2. La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró;
3. El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en su solicitud;
4. Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares; y
5. El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de ésta u otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputará como obtenido de mala fe.

13. ¿Mi título de marca me concede otros derechos de propiedad intelectual?
No. Los derechos de autor y avisos comerciales (slogans publicitarios), por citar un ejemplo, son figuras jurídicas distintas que se regulan de manera independiente. Además, una marca registrada no te da derecho a quitarle automáticamente a una persona un nombre de dominio, hay que seguir un procedimiento especial para disputar y probar los elementos de la Política UDRP para recuperarlo. Si tu título de marca tiene una fecha previa al registro del nombre de dominio, y puedes comprobar que el titular del nombre de dominio no tiene derechos ni intereses legítimos, y lo registró y lo está usando de mala fe, es muy probable que puedas recuperarlo.